Licences de marques de commerce au Canada : gardez le contrôle!

Licences de marques de commerce au Canada : gardez le contrôle!

En concédant une licence de marque de commerce à un tiers, son propriétaire lui octroi le droit d’utiliser cette marque en liaison avec les produits et/ou services qui y sont associés en vue de leur commercialisation selon certaines modalités prédéfinies, tout en conservant ses droits de propriété intellectuelle.

Une telle licence peut s’avérer très lucrative considérant l’achalandage important pouvant être relié à une marque de commerce. Elle constitue en effet un véritable outil stratégique pour capitaliser sur la valeur de cet actif, en permettant de générer des recettes additionnelles par le biais du versement de redevances au propriétaire, sous forme d’un pourcentage sur les ventes réalisées par le licencié.

Le propriétaire concédant peut aussi de cette manière accroître la notoriété de sa marque, par une plus large diffusion sur le marché rendue possible par les ressources, le réseau et la connaissance du marché du licencié.

Une licence permet aussi par exemple de continuer à capitaliser sur l’achalandage relié à une marque dans un cas où une protection par brevet viendrait à expiration (fin du monopole d’exploitation d’une invention), l’enregistrement d’une marque étant renouvelable indéfiniment pour des périodes de 15 ans.

Le régime de telles licences est strictement encadré par la Loi sur les marques de commerce, avec des spécificités dont il faut tenir compte pour éviter la perte de droits sur une marque utilisée par un titulaire de licence.

Le principe est que l'emploi par le licencié aura le même effet que s'il s'agissait de l'emploi du propriétaire si aux termes de la licence, ce dernier contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services.

Dans un tel cas, l’emploi sous licence sera donc réputé se faire au bénéfice du propriétaire de la marque.

Une marque de commerce devant agir comme un indicateur de source des produits et services pour le public, son utilisation par plusieurs personnes sans contrôle adéquat du propriétaire aurait pour conséquence d’entraîner une dilution de son caractère distinctif dans l’esprit du consommateur (confusion quant à l’identité du propriétaire), qui ne sera alors pas en mesure de rattacher la marque à une source unique.

Une telle situation pourrait conduire à considérer que le propriétaire n’emploie pas sa marque au sens de la Loi, ce qui constitue un motif d’opposition ou de radiation. Sans compter la difficulté à faire valoir ses droits.

Avis public :

Selon la Loi sur les marques de commerce, dans la mesure où un avis public est donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que la marque de commerce est employée sous licence, l’existence d’une telle licence et du contrôle requis est présumée, sauf preuve du contraire.

Bien qu’il n’existe pas d’exigence légale au Canada relativement à l’emploi de tels avis ou de sigles de marquage (MD, ®, MC ou TM), une bonne pratique est de prévoir de tels avis aux fins d’information du public et pour faire jouer la présomption légale. Par exemple, par l’ajout (sur l’emballage, l’étiquette ou en bas de page) d’une mention qui pourrait prendre la forme suivante:

  • « MARQUE® est une marque de commerce déposée de Propriétaire Inc., utilisée sous licence par Licencié Inc. » (pour une marque enregistrée).

Clauses relatives au contrôle dans un contrat de licence écrit :

Bien qu’il n’existe pas non plus d’exigence légale quant à la forme que doit prendre un contrat de licence de marques de commerce (l’écrit n’est pas obligatoire, à l’inverse des droits d’auteur par exemple), le propriétaire aura tout intérêt à se munir d’un contrat écrit, non seulement pour des questions de preuve, mais aussi pour s’assurer du respect effectif des normes de qualité en prévoyant des mécanismes de contrôle (ex : rapports ponctuels, inspection des locaux, fourniture d’échantillons pour examen, etc.)

Sociétés liées :

Au Canada, la simple appartenance au même groupe corporatif (structure organisationnelle) ne permet pas d’en déduire automatiquement qu’une filiale ou autre société liée employant la marque de la société mère le fait sous son contrôle (à l’inverse des États-Unis par exemple). En effet, le contrôle que la société mère exerce sur sa filiale ou autre société liée ne permet pas en soi d’inférer un contrôle de fait sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services liés à la marque.

Là encore, une bonne pratique consiste à mettre en place un contrat de licence écrit entre les différentes entités pour établir des mécanismes de contrôle et s’assurer de leur respect.

Licence non-exclusive :

En accordant une licence non-exclusive, le droit d’utiliser la marque de commerce n’est pas limité au seul licencié, qui pourrait à son tour octroyer d’autres licences à des sous-licenciés.

Dans un tel cas, il sera important d’y inclure une clause prévoyant que toute sous-licence devra être soumise aux mêmes conditions que le contrat de licence principal entre le propriétaire et le licencié. À défaut, l’utilisation de la marque de commerce pourrait échapper au contrôle du propriétaire, ce qui viendrait diluer son caractère distinctif, mettant ainsi en péril les droits du propriétaire dans la marque.

 

Une licence est donc un outil dont la rédaction n’est pas à prendre à la légère, sous peine de conséquences dommageables pour votre marque de commerce. Assurez-vous de garder le contrôle!

 

(Le présent texte est un document d'information à portée générale et ne constitue pas un avis juridique. Pour de plus amples informations sur la question, n’hésitez pas à me contacter).

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